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作者：潘劍穎、韓聰、柯瑞京、倪斌
在專利無(wú)效宣告程序中，專利權(quán)人常常需要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。考慮到授權(quán)公告的權(quán)利要求具有公示作用，為平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改方式受到嚴(yán)格限制。2023版《專利審查指南》（以下簡(jiǎn)稱《審查指南》）第四部分第三章第4.6.2節(jié)對(duì)無(wú)效宣告程序中專利文件的修改做出了規(guī)定：
“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正”。
本文試從若干案例出發(fā)，探討如此規(guī)定背后的真正考量。
第4XXXX號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書，涉及無(wú)線通信領(lǐng)域。
該專利授權(quán)公告的權(quán)利要求如下（無(wú)關(guān)內(nèi)容省略）：
1．一種無(wú)線通信系統(tǒng)，……其特征在于，包括同步裝置，……根據(jù)在上述基站移動(dòng)站間通信中所使用的控制信息，來(lái)使基站移動(dòng)站間通信中的幀與移動(dòng)站間直接通信中的幀同步。
……
3．一種無(wú)線通信系統(tǒng)中的基站，……其特征在于，包括分配裝置……。
4．一種無(wú)線通信系統(tǒng)中的基站，……其特征在于，包括分配裝置，根據(jù)來(lái)自上述移動(dòng)站的請(qǐng)求，來(lái)分配移動(dòng)站間直接通信中的幀內(nèi)頻帶。
……
6．根據(jù)權(quán)利請(qǐng)求4所述的基站，其特征在于，上述移動(dòng)站間直接通信中的幀內(nèi)頻帶分配裝置，根據(jù)進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動(dòng)站間通信的上述第一頻率，來(lái)選定分配給進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的上述第二頻率。
在無(wú)效過(guò)程中，針對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求人提交的無(wú)效理由和證據(jù)，專利權(quán)人修改了權(quán)利要求3、4、6。修改具體包括以下兩個(gè)方面。
1）以明顯錯(cuò)誤為由，將權(quán)利要求6的技術(shù)特征“根據(jù)進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動(dòng)站間通信的上述第一頻率，來(lái)選定分配給進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的上述第二頻率”修改為“根據(jù)進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的組合和分配給基站移動(dòng)站間通信的上述第一頻率的幀內(nèi)帶，來(lái)選定分配給進(jìn)行移動(dòng)站間直接通信的終端的上述第二頻率的幀內(nèi)帶”，將權(quán)利要求4、6中的“幀內(nèi)頻帶”修改為“幀內(nèi)帶”。
2）為了克服缺少必要技術(shù)特征的無(wú)效理由，對(duì)權(quán)利要求3和4進(jìn)行進(jìn)一步限定，將權(quán)利要求1中有關(guān)同步裝置的限定補(bǔ)入其中。
盡管《審查指南》在第四部分（復(fù)審與無(wú)效請(qǐng)求的審查）中規(guī)定了無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人可以進(jìn)行“明顯錯(cuò)誤的修正”，但是在該部分中并未對(duì)“明顯錯(cuò)誤”進(jìn)行進(jìn)一步解釋。《審查指南》在其他章節(jié)部分對(duì)此有所提及。
例如，《審查指南》第一部分第二章第8節(jié)在對(duì)修改超范圍的規(guī)定中定義了：
“所謂明顯錯(cuò)誤，是指不正確的內(nèi)容可以從原說(shuō)明書、權(quán)利要求書的上下文中清楚地判斷出來(lái)，沒(méi)有作其他解釋或者修改的可能。”
另外，《審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)對(duì)實(shí)質(zhì)審查程序中“明顯錯(cuò)誤”的修改做出了規(guī)定：
“（11）修改由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠識(shí)別出的明顯錯(cuò)誤，即語(yǔ)法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤。對(duì)這些錯(cuò)誤的修改必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從說(shuō)明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。”
關(guān)于上述修改1）的“明顯錯(cuò)誤”，本案的審查決定書對(duì)此的決定如下：
“授權(quán)權(quán)利要求4、6中的“幀內(nèi)頻帶”、權(quán)利要求6中的技術(shù)特征……并無(wú)明顯的語(yǔ)法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤或打印錯(cuò)誤，專利權(quán)人認(rèn)為不正確的內(nèi)容并不是可以從原說(shuō)明書、權(quán)利要求書的上下文中清楚地判斷出來(lái)的。……專利權(quán)人將“幀內(nèi)頻帶”修改為“幀內(nèi)帶”，將權(quán)利要求6的技術(shù)特征……修改為……并不是根據(jù)說(shuō)明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案，存在作其他解釋或修改的可能。上述錯(cuò)誤并不屬于審查指南規(guī)定的能夠允許修改的明顯錯(cuò)誤三種類型中的任一種，修改內(nèi)容也不是能夠唯一確定的。因此，專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求4、6所做的上述修改不能認(rèn)為是對(duì)明顯錯(cuò)誤的訂正”。
第5XXXX號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書，該案涉及視頻編解碼，其中權(quán)利要求4請(qǐng)求保護(hù)的是編碼側(cè)的裝置。
在無(wú)效宣告程序中，專利權(quán)人將權(quán)利要求4中的“在抽取……的值時(shí)”中的“抽取”修改為“編碼”，而且指出這種修改為“明顯錯(cuò)誤”的更正。
對(duì)此，在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書中的認(rèn)定如下：
“經(jīng)合議組核實(shí)，首先，權(quán)利要求4請(qǐng)求保護(hù)的是一種用于編碼……的裝置，而本領(lǐng)域技術(shù)人員均知曉“抽取”指的是從數(shù)據(jù)流中進(jìn)行抽取，是解碼時(shí)的動(dòng)作，不是編碼時(shí)的動(dòng)作，權(quán)利要求4的特征“在抽取……的值時(shí)，通過(guò)……編碼所述值”前后矛盾，因此該特征存在明顯錯(cuò)誤；而根據(jù)說(shuō)明書……關(guān)于編碼器的記載，編碼器將……編碼為數(shù)據(jù)流，通過(guò)……將……信息插入數(shù)據(jù)流，即編碼器是在編碼……的值時(shí)，通過(guò)……編碼所述值，同時(shí)，權(quán)利要求6要求保護(hù)一種用于編碼……的方法，該權(quán)利要求與權(quán)利要求4相對(duì)應(yīng)，其中包含了特征“在編碼……的值時(shí)，通過(guò)……編碼所述值”，因此，從說(shuō)明書的相關(guān)記載以及權(quán)利要求書的上下文中能夠清楚且唯一地得出權(quán)利要求4中的“在抽取……的值時(shí)”應(yīng)該為“在編碼……的值時(shí)”。因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求4中的“在抽取……的值時(shí)”修改為“在編碼……的值時(shí)”屬于對(duì)明顯錯(cuò)誤的更正，合議組亦予以接受”。
案例二中，權(quán)利要求4中的特征本身存在明顯的邏輯上的矛盾，即在編碼側(cè)的裝置中執(zhí)行解碼側(cè)的動(dòng)作，而這種矛盾是本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求4時(shí)能夠識(shí)別出的。進(jìn)而，由于說(shuō)明書中對(duì)編碼側(cè)的該動(dòng)作進(jìn)行了正確、明確的記載，針對(duì)該邏輯錯(cuò)誤進(jìn)行的修改是本領(lǐng)域技術(shù)人員“能從說(shuō)明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案”，因此這種修改被合議組接受。
根據(jù)案例一和案例二中對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的判定可以看出，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求的修改，注重“錯(cuò)誤”的“明顯性”以及若修改則修改的“可預(yù)測(cè)性”和“唯一性”，凸顯了對(duì)于授權(quán)后權(quán)利要求保護(hù)范圍的社會(huì)公示性的重視。
回到上述案例一的修改2），專利權(quán)人將權(quán)利要求1中的關(guān)于同步裝置的技術(shù)特征補(bǔ)入權(quán)利要求3和4中，對(duì)權(quán)利要求3和4進(jìn)行了進(jìn)一步限定。該修改至少在形式上滿足《審查指南》的相關(guān)要求。具體地，《審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)對(duì)無(wú)效宣告程序中專利文件的修改做出了規(guī)定：
“修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正……權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”。
但是，無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書對(duì)此的認(rèn)定如下：
“考慮到授權(quán)公告的權(quán)利要求具有公示作用：公示專利權(quán)人所擁有的排他性權(quán)利的范圍，社會(huì)公眾據(jù)此可以明晰專利權(quán)利邊界，預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)自身行為是否侵犯專利權(quán)。如果權(quán)利要求在修改的基礎(chǔ)上被維持有效，則該修改后的權(quán)利要求對(duì)社會(huì)公眾而言也應(yīng)當(dāng)是可以預(yù)見(jiàn)的，即有脈絡(luò)清晰的修改預(yù)期。根據(jù)授權(quán)的權(quán)利要求的內(nèi)容，社會(huì)公眾并不能預(yù)見(jiàn)到在對(duì)要求執(zhí)行通信資源分配的基站的保護(hù)中還應(yīng)當(dāng)包括有執(zhí)行移動(dòng)站與基站同步的裝置，專利人對(duì)權(quán)利要求3、4所作上述修改并不是社會(huì)公眾可以預(yù)期的合理修改方式。權(quán)利要求3、4新增的技術(shù)特征并不是對(duì)于其保護(hù)主題“基站”的進(jìn)一步限定，并不能有效地縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍。因此，專利權(quán)人在權(quán)利要求3、4中新增有關(guān)同步裝置的修改不符合審查指南規(guī)定的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”修改要求。”
也就是說(shuō)，合議組 認(rèn)為，雖然專利權(quán)人將權(quán)利要求1中記載的有關(guān)同步裝置的技術(shù)特征補(bǔ)入主題為“基站”的權(quán)利要求3和4中，但“同步裝置”的操作未與基站側(cè)的操作直接關(guān)聯(lián)，從而即使補(bǔ)入基站側(cè)的權(quán)利要求也無(wú)法對(duì)基站側(cè)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行進(jìn)一步限定。因此，合議組以這種修改實(shí)質(zhì)上并未能有效地縮小權(quán)利要求3和4的保護(hù)范圍從而并不屬于《審查指南》所規(guī)定的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的情形為由，沒(méi)有接受這種修改。
此外，合議組還特別指出這種修改不是社會(huì)公眾可以預(yù)期的合理修改方式。同樣，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于“明顯錯(cuò)誤的修正”所要求的“明顯性”、“可預(yù)測(cè)性”和“唯一性”，也體現(xiàn)了對(duì)社會(huì)公眾可預(yù)期性的尊重。
筆者注意到，在司法實(shí)踐中，也采用了類似的準(zhǔn)則。在某公司針對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第3XXXX號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定提起的行政訴訟中，一審判決認(rèn)為：
“修改方式的相關(guān)限制可以使社會(huì)公眾對(duì)于權(quán)利要求修改后的最終狀態(tài)具有相對(duì)穩(wěn)定的預(yù)期……《專利審查指南》作為規(guī)范性文件，盡管其列舉的具體修改方式未必涵蓋了實(shí)踐中應(yīng)被允許的全部修改方式，但社會(huì)公眾基于四種修改方式所抽象出的規(guī)則屬于社會(huì)公眾的合理預(yù)期，其他可被允許的修改方式亦應(yīng)符合這一預(yù)期，方能保證規(guī)則的相對(duì)穩(wěn)定性。”
事實(shí)上，《審查指南》將無(wú)效宣告程序中的修改方式一般地限制為四種，正是出于穩(wěn)定社會(huì)公眾合理預(yù)期的考量。由于專利權(quán)人受到修改方式的限制，社會(huì)公眾至少可以對(duì)權(quán)利要求修改后的最終狀態(tài)具有相對(duì)穩(wěn)定的合理預(yù)期，而不至于此完全不可預(yù)期，有利于維護(hù)社會(huì)公眾利益。當(dāng)然，專利法仍賦予了專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中修改權(quán)利要求的權(quán)利，在維護(hù)社會(huì)公眾利益的同時(shí)兼顧專利權(quán)人的權(quán)利，以鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造。
需要注意的是，《審查指南》也并未完全排除其他修改方式。在專利無(wú)效宣告階段，一方面，專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的修改在形式上滿足《審查指南》的規(guī)定，并不意味著這種修改必定能被接受；另一方面，如果僅僅形式上不滿足《審查指南》中具體列舉的方式，也并不意味著這種修改一定不能被接受。無(wú)論是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查實(shí)踐還是法院的司法審判實(shí)踐，在判斷修改是否能被接受時(shí)，其底層考量均為這種修改是否能夠?yàn)樯鐣?huì)公眾所合理預(yù)期。
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